경쟁업체가 타사의 특허를 모방해 국내에서 제품을 제조하지만, 우리나라에서는 팔지 않고 수출만 하는 사례가 종종 있다. 이는 특허침해에 해당 할까? 결론부터 말하면, 모방품의 전량을 수출해 한국에서는 특허침해품이 유통되고 있지 않더라도 국내에서 제품을 생산한 것만으로도 특허침해는 성립한다. 법적으로 보면 생산도 특허발명 실시의 한 형태이기 때문이다.

그러나 여기서 한 발짝 더 나아가 경쟁업체가 타사의 특허를 모방한 제품을 해외에서만 생산하고 판매 중인 경우, 원 특허를 보유한 기업이 경쟁업체가 제품을 판매하고 있는 나라에 진출하고자 할 때 문제가 된다.

특허제도는 이른바 속지주의를 따르고 있어서, 각각의 나라에서 부여된 특허권은 기본적으로 그 나라에서만 효력이 있다. "세계 특허는 없다"는 것으로, 1국 1특허의 원칙상 각국의 특허는 서로 독립적이므로 각국에서 독립적으로 특허 등록을 받아야만 그 나라에서 특허권에 의한 권리행사를 할 수 있다.

만약 A라는 회사가 미국으로 진출하고자 하는 경우, 미국 특허출원 절차에 의해 별도로 미국 특허권을 받아놓지 않았다면 한국의 특허권만으로는 미국에서 특허권 행사를 할 수 없다. 그러므로 경쟁업체가 한국이 아닌 미국 등 외국에서 한국 특허를 모방해 제품을 생산이나 판매하고 있더라도 미국 특허권을 가지고 있지 않다면 권리행사가 불가능하며, 결국 미국에서 벌어지는 특허권 실시행위에 대해서는 금지할 수 없게 된다. 그러므로, 특히 수출을 염두에 두고 설비투자를 하는 회사라면 수출하고자 하는 각 나라에서 독립적으로 특허권을 획득해야 한다는 것을 숙지하는 것이 좋다.

다만, 국내출원일을 기준으로 아직 12개월이 지나지 않았다면 외국에서 특허출원 시 파리조약에 의한 우선권 주장(파리 조약 제4조)을 할 수 있고 파리조약에 의한 우선권을 주장하면 특허요건 판단시점을 국내출원일로 소급 받을 수 있다. 따라서 위 사례의 경우, A사는 파리조약에 의한 우선권을 주장함과 동시에 미국에서 특허를 출원해 판단시점을 소급 받아 미국 특허를 등록 받고, 이후 미국 특허권을 행사해 미국 내 경쟁업체의 특허 실시행위를 금지시킬 수 있다.

한편, 국내에 특허를 출원하고 12개월 내에 해외 출원해야만 국내 출원일로 판단시점을 소급 받을 수 있고(우선권제도), 국내출원일로부터 18개월이 자나가면 국내출원이 공개돼 해외에 출원하더라도 특허를 받을 수 없다는 시기적 제한이 있다. 이처럼 해외출원에도 마감이 있으므로, 외국이라 할지라도 특허를 적기에 출원하도록 유의할 필요가 있다