어느 날 갑자기 특허권자로부터 특허를 침해했다며 소송을 당하는 상황은 종종 발생한다. 갑작스런 통보에 당황할 수 있지만, 자세히 살펴보면 상대가 주장하는 특허권에 무효사유 등 흠결이 있는 경우도 있다. 이 때는 특허무효 주장을 적절히 활용할 수 있다.

특허권자로부터 침해 주장을 받은 경우, 먼저 특허등록공보를 찾아 특허권에 흠결(무효사유 등)이 있는지 검토해야 한다. 특허에 무효사유가 있다면 이 취지를 주장해야 하나, 특허침해금지 소송이나 손해배상청구 소송 등에서 이 같은 주장을 해도 법원은 원칙적으로는 무효판단을 하지 않는다. 특허를 무효로 하는 처분은 특허법상 특허심판원이 특허무효심판에 대한 심결에 의해서만 할 수 있기 때문이다. 따라서 특허무효가 주장돼도 특허 무효심결의 확정이 없는 한, 법원은 일반적으로 특허는 유효하다는 것을 전제로 심리하고 판단한다. 단, 공지기술 제외설, 자유기술 항변, 무효사유가 있음이 명백한 경우인 권리남용 항변 등을 피고가 법원에서 주장·입증하면 특허발명의 권리범위가 제한돼 침해를 면할 수 있다.

특허권을 분석해 특허 무효사유가 있는 것이 발견되면 무효심판을 청구하고, 특허권을 소급적으로 소멸시키는 것이 가장 강력한 대응 방법이다. 구체적인 무효사유는 특허법 제133조1에서 규정을 하고 있다. 무효사유 중 가장 주장하는 빈도가 높고 무효율이 높은 것은 신규성 및 진보성 위반이다. 신규성은 특허 출원 시, 전에 있었던 공지기술과 주장된 특허가 실질적으로 동일하다는 것이다. 진보성은 특허 출원 시, 전에 있었던 공지기술들(공지기술의 2~3 개의 조합이 가능)로부터 통상의 지식을 가진 자가 출원 시에 용이하게 발명할 수 있다는 것이다.

또한 무효이유를 갖는 특허에 대해 침해소송이 제기된 경우에 피고는 무효심판을 청구하고 그 취지를 법원에서 즉시 진술하는 것이 좋다. 왜냐하면 특허법 제78조 제2항과 제164조 제2항에 따라 법원이 필요하다고 인정하면 무효심판의 심결확정까지 소송절차를 중지할 수 있기 때문이다.

그러나 무효심판을 청구하기 위해서는 많은 비용이 들고 시간이 소요된다. 무효심판에서 승소했더라도 특허권자가 이에 불복하면 특허법원, 대법원까지 진행되므로 막대한 시간과 소송비용이 든다. 무효사유 등이 있는 것이 명백한 경우라도 피고는 특허침해소송에서 판례가 인정하는 공지기술 제외설, 자유기술 항변, 권리남용 항변 등 항변사유를 주장 및 입증함으로써 특허침해에서 벗어날 수 있으므로 모든 경우에 비용과 시간을 들여 무효심판을 청구해야 하는 것은 아니다. 또한 무효사유를 발견했다면 이를 특허권자에게 통지해 재협상을 함으로써 특허권자가 소송을 철회하게 해 손쉽게 분쟁을 해결할 수도 있다. 상황에 따라 적절히 판단하고 대응하는 것이 현명할 것이다.